ALTO RENOME
Aspectos Gerais
Sumário
1. Introdução
2. Requerimento da Proteção Especial
3. Critérios de Comprovação do Alto Renome
4. Impugnação
5. Prazo de Vigência do Reconhecimento de Alto Renome
6. Jurisprudência
1. INTRODUÇÃO
As marcas de alto renome são aquelas que gozam de proteção especial, segundo a Lei de Propriedade Industrial, em todos os ramos de atividade.
Não há um conceito expresso e taxativo para a expressão “alto renome”, mas a interpretação do INPI indica serem marcas dotadas de uma distinção única e autoridade inquestionável.
Tal distinção em relação às demais seria decorrente de seu prestígio, boa reputação e credibilidade à sociedade, sendo este alto renome extensivo além do campo de atividade para o qual foram originalmente registradas.
Nos tópicos a seguir analisaremos a proteção especial e os critérios adotados pela Resolução INPI nº 110/2004.
2. REQUERIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL
No início deste ano foi regulamentada a Resolução INPI nº 110/2004, que prevê que o titular de uma marca de alto renome poderá requerer, perante o INPI, a proteção especial garantida pelo artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial, porém, apenas quando da existência de um conflito com terceiro acerca de determinada marca.
A proteção especial aplica-se aos casos em que o sinal devidamente registrado adquire renome de forma a transcender o segmento de mercado para o qual ele foi originalmente destinado.
Dessa forma, é assegurada à marca proteção especial para todas as classes, e qualquer outra pessoa, que não seu titular, estará impedida de utilizar marca idêntica ou semelhante em qualquer ramo de atividade, salvo com autorização expressa do seu proprietário.
As circunstâncias nas quais poderá ocorrer o reconhecimento do alto renome de uma marca são os seguintes:
a) no caso de oposição a pedido de registro de marca de terceiro;
b) no caso de pedido administrativo de nulidade de marca outorgada a terceiro.
Em ambos os casos, o alto renome da marca será usado como mecanismo de ataque ao pedido ou ao registro do terceiro.
Não reconhecido o alto renome da marca, o INPI rejeitará a oposição ou o processo administrativo de nulidade e decidirá pelo deferimento do pedido de registro ou pela manutenção do registro, ressalvados impedimentos outros oponíveis.
3. CRITÉRIOS DE COMPROVAÇÃO DO ALTO RENOME
Nos termos da referida Resolução, o requerente da proteção especial deverá, no ato de seu requerimento, apresentar ao INPI as provas suficientes para a comprovação do alto renome da marca, sendo avaliados, impreterivelmente, os seguintes critérios:
a) data do início do uso da marca no Brasil;
b) público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica;
c) fração do público usuário de outros segmentos do mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
d) meios de comercialização da marca no Brasil;
e) amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no mercado internacional;
f) extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no Exterior;
g) valor investido pelo titular em publicidade da marca na mídia brasileira, nos últimos 3 (três) anos;
h) volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três) anos;
i) valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa.
4. IMPUGNAÇÃO
A proteção especial conferida pelo artigo 125 da LPI deverá ser impugnada pelo interessado, pela via incidental, como matéria de defesa, quando do recurso interposto contra a decisão de indeferimento do seu pedido de registro de marca ou da manifestação em processo administrativo de nulidade do seu registro de marca, nos termos e prazos previstos nos artigos 212, caput, e 170 da LPI, a seguir transcritos:
“Art. 170 - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.”
“Art. 212 - Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias”.
O impugnante da proteção especial deverá apresentar, por ocasião do recurso ou da manifestação em processo administrativo de nulidade, as provas cabíveis à demonstração da insubsistência do alto renome da marca
O INPI, previamente ao exame do recurso ou do processo administrativo de nulidade, apreciará e decidirá quanto à condição de alto renome da marca.
Reconhecida a subsistência do alto renome da marca, o INPI rejeitará o recurso ou a manifestação em processo administrativo de nulidade e decidirá pela manutenção do indeferimento do pedido de registro ou pela declaração da nulidade do registro, independentemente de impedimentos outros oponíveis.
5. PRAZO DE VIGÊNCIA DO RECONHECIMENTO DE ALTO RENOME
Caso o INPI reconheça as alegações do interessado, o órgão providenciará a anotação do alto renome da marca, que vigorará pelo prazo de 5 (cinco) anos.
Ressaltamos que, durante o prazo de vigência da anotação, o interessado fica dispensado de comprovar novamente o renome da marca, ficando ressalvada a possibilidade do INPI requerer a produção de novas provas.
6. JURISPRUDÊNCIA
Entre as mais polêmicas e relevantes decisões sobre marcas de alto renome estão os casos Bic, Absolut e Dakota, que receberam julgamentos distintos pela interpretação dada ao artigo 125 da LPI.
A seguir, transcrevemos a decisão de 1ª Instância, favorável à Dakota:
“DECLARAÇÃO DE ALTO RENOME - Trata-se de ação ordinária proposta em face do INPI, objetivando o reconhecimento da marca “DAKOTA” como de alto renome, para que tenha a proteção diferenciada prevista em lei, tal como preceitua a Lei nº 9.279, artigo 125. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido do autor de dar à marca DAKOTA a condição de alto renome, em virtude de ter reconhecido o pedido na forma do artigo 269, II, do CPC e deixo de condenar o Instituto Nacional de Propriedade Industrial nos ônus de sucumbência”.
Com relação à Bic do Brasil S.A., o julgamento liminar não foi favorável e a empresa não conseguiu obrigar, judicialmente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI a registrar seu nome como marca notória, que pela atual lei da propriedade industrial é chamada de marca de alto renome.
“A 6ª Turma do TRF da 2ª Região não concedeu a liminar pedida pela companhia para garantir a anotação de declaração de notoriedade do nome Bic junto ao Instituto. A empresa ajuizou uma ação ordinária na Justiça Federal do Rio, alegando que, sem a anotação, a marca estaria sujeita a ser copiada “indiscriminadamente, em diversos outros ramos de atividade, por aqueles que pretendam se locupletar às custas do alto valor agregado à marca da autora”.
Com a edição da Resolução INPI nº 110/2004, se pretende oferecer critérios e sugestões que sirvam como base de julgamento para os magistrados envolvidos em questões como as acima mencionadas, evitando a ocorrência de decisões díspares que se baseiem em um mesmo dispositivo legal.
Fundamentos Legais: Lei nº 9.279/1996 e Resolução INPI nº 110/2004.